1인 창업가는 특허 가출원 무조건 하자.

1인 창업가로서 특허취득을 하려는 아이템으로 사업을 시작한다면 반드시 특허 가출원부터 해야한다. 가출원은 전략적으로 비용절감, 특허 대응등 전략적으로 사업을 영위할 수 있도록 도와주는 제도이다. 우선 2014년 5월에 나온 기사 하나를 소개한다. 이 기사 하나로도 많은 것을 알게 됩니다.

 

특허 가출원 제도 사용법 (2014-05-27 한국일보)

▶ ■ 지적재산권 보호시대⑦ - 전준영 변호사

▶ 비용 저렴, 발명 진행 중 출원 장점

미국에 있는 특허제도중에 특이한 제도가 가출원(provisional application)제도다. 가출원이란 정규출원을 하기에 앞서 일단 발명을 특허청에 제출함으로써 미국 출원 날짜를 받을 수 있는 유리한 제도이다.

또한 발명자가 발명을 공개하였거나 사용 또는 판매를 하고 1년 이상의 시간이 경과하였을 경우 정규 출원을 할 수 없지만 1년 안에 가출원을 함으로써 정규 출원 마감일을 최대 1년 (최초 공개시점으로부터 최대 2년)까지 더 연장할 수 있다.

또한 제삼자가 먼저 똑같은 발명을 공개하는 경우 특허 출원이 불가능해질 수 있지만, 제3자가 공개하기에 앞서 가출원을 먼저 함으로써 특허권 확보가 가능해질 수가 있다. 

얼마 전까지 미국은 선 발명주의(first to invent)로 먼저 발명을 한 사람이 특허를 받을 수 있었으나, 이제는 대부분의 다른 국가와 마찬가지로특허 출원을 먼저 한 사람이 특허를 받을 수 있는 선 출원주의(first to file)로 바뀌었다. 그 때문에 원래부터 있던 가출원 제도가 더욱 중요하게 되었다고 할 수 있다.

가출원의 장점 중 하나는 저렴한 초기비용이다. 가출원은 일정한 양식을 요구하지 않기 때문에 엔지니어링용 서류, 도면 등 발명을 보여주는 모든 자료가 수정하지 않거나거의 수정하지 않은 상태로 제출될수 있다.

또한, 논문이나 기술 컨퍼런스 등에서 발표할 자료도 거의 수정을 거치지 않은 상태로 제출할 수 있다. 그때문에 특허전문 변호사를 거치지 않거나 특허전문 변호사를 선임하더라도 비교적 저렴한 비용으로 출원 날짜를 확보할 수 있다.

또 하나의 장점은 발명의 최종상태가 아직 완성되지 않은 경우이다. 만약에 발명이 진행중인 경우 일단 하나 이상의 실시 예가 완성된 경우 가출원을 먼저 할수 있다.

그 후에 실시 예가 더해지는 경우 하나 이상의 가출원을 점차적으로 함으로써 처음 가출원을 제출한 후 1년의 기간에 그동안 발명된 모든 실시 예에대한 가출원을 할 수 있다.

그 후 모든 실시 예를 하나의 정규출원에 포함시킬 수 있다.

이렇게 점차적으로 가출원을 제출하고 발명의 모든 실시 예를 하나의 정규 출원에 포함함으로써 여러 건의 정규 출원을 하는 것에 비해 상당한 비용절감이 가능할 수있다.

특히 강조하고 싶은 것은 가출원 또는 정규 출원을 할 때 마감일이다.

위에 언급한 바와 같이 발명자 본인이 발명을 공개를 하였을 경우 1년간의 유예기간이 주어지고, 이 1년 안에만 제출하면 미국에서 특허권을 확보하는 데는 별 지장이 없을 가능성이 높다.

또 가출원을 빨리 해서 특허가 선행 자료로 쓰일 수 있는 날짜를 앞당김으로써 제3자가 유사기술 또는 발명에 대한 특허권 확보를 하는 것을막을 수도 있다. 마지막으로 가출원후 1년 안에 아무 때나 출원을 할 수 있지만, 1년까지 기다릴 필요는 없고그 전에 아무 시점이라도 준비되는대로 정규 출원을 하는 것이 바람직하다.

가출원을 할 때 주의해야 할 점은 가출원은 심사가 되지 않고 특허가나오지 않기 때문에 특허권 확보를 위해서는 가출원한 날짜로부터 1년안에 반드시 가출원의 이익(benefit)을 주장하는 정규 출원을 및 우선권을 주장하는 국제 출원(PCT) 또는 해외 출원을 해야 한다.

위 기사는 2014년 5월에 나온 특허관련기사이다. 미국특허법과 관련해서 가출원제도가 있다. 간략히 요약하면 다음과 같다.

1. 정규출원전 가출원서를 특허청에 제출하여 출원날짜를 받는다. 이는 선출원주의이기에 출원날짜가 중요하다.

2. 1년안에 정규 출원을 진행하면 되는데, 가출원으로 1년을 유지하고 이후 정규출원을 진행하면 도합 2년의 시간을 벌 수있다.

   이렇게 해도 가출원일이 특허 출원일이 된다.

3. 출원비용이 매우 저렴하고 특허 명세서를 요구하지도 않는다. 자신이 가지고 있는 자료(도면, 엔지니어링 리포트, 논문등)를 첨부제출이 가능하다. 

한국의 경우 가출원하고 1년안에 정규출원을 진행하면 된다. 그리고 여러가지 이유로 1년 6개월안에 취하요청을 하지못하면 공개가 되버린다. 공개되 된다는 것은 이 특허는 향후 등록이 불가하며 모두가 사용가능한 공공재가 된다는 뜻이다. 혹시 가출원이후 공개되길 원치 않으면 반드시 1년 6개월안에 취하요청을 진행하여야 한다.

그런데 가출원되고 취하되지 않는 상태에서 특허가 공개되어 누구나 사용가능토록 되도록 하는것도 하나의 전략으로 사용가능하다. 실제 정식 출원은 돈과 시간을 많이 들어간다. 그래서 1인 기업가로서 특허의 권리화가 목적이 아닌 사업이 주요한 목적이라면 가출원후 공개되도록 내버려두면 저렴한 비용으로 특허문제 없이 사업이 가능하다. 그리고 1년이란 시간동안 투자를 받거나 제품의 가능성을 확인받아서 특허의 권리화가 중요하다면 특허 권리에 대한 실시예, 특허 포트폴리오작성등을 통해 특허 대응이 용이해진다.

다시한번 정리하면 가출원제도는 다음과 같은 장점을 가진다.

1. 선출원주의로서 출원일을 앞으로 당길 수 있다.

2. 특허 출원시 명세서가 아닌 개발자료나 논문등으로 충분히 등록가능하며 이로 인해 특허 등록 비용이 절감된다.

3. 전략적으로 특허를 사용할 수 있다. 특허 등록을 하지 않고 공개되도록 하여 나의 특허아이디어가 공공재가 되도록 하여 누구나 쓰고 나역시 다른 사람의 특허로 인해 공격받지 않는 방패로 사용할 수 있다.

4. 사업적으로 특허를 상품화할 수 있는 상황이 되면 1년6개월의 시간을 가지고 특허를 등록하고 또한 특허의 청구범위, 실시예등 특허 대응 전략을 세울수도 있다.

1인 창업가는 자본금이 충분하지 않으니 처음부터 많은 특허를 진행하기도 어렵다. 정부지원으로 IP 디딤돌 사업등이 있으나 이 역시 현실적으로 모든 이에게 혜택을 주거나 특허포트폴리오를 구성해서 진행할 정도의 규모는 아니다.

지금이 10월말인데,  IP디딤돌, IP나래 프로그램의 예산이 대부분 소진된 것으로 보입니다. 현재 준비중이신 특허 아이템이 있으시다면 가출원을 진행하시고 내년에 특허관련 정부창업지원예산이 집행될 시기에 신청들 해보세요. 전략적으로 가출원을 잘 활용하여 각자의 특허 전략으로 가져가면 좋을 것 같다.